O especialista em propriedade intelectual Claudio Barbosa responde dúvidas sobre transferência de tecnologia no setor farmacêutico

Recentemente a Pfizer e a Biontech anunciaram a assinatura de uma carta de intenção com a farmacêutica brasileira Eurofarma para produção local da vacina de mRNA contra a covid-19, ComiRNAty, e distribuição na América Latina.

Para responder dúvidas sobre transferência de tecnologia conversamos com o especialista Claudio Barbosa do escritório Kasznar Leonardos. Claudio Barbosa é doutor em Direito Comercial pela USP, mestre em Direito Internacional pela USP e mestre em direito da propriedade intelectual pela George Washington University Law School, membro da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (ABAP), membro da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) e membro da ITechLaw.

PFARMA: Como funcionam os contratos de transferência de tecnologia (também conhecidos como contratos de “know-how”) entre empresas?

Claudio Barbosa: A questão da transferência de tecnologia é uma prática desenvolvida internacionalmente, tão antiga quanto a própria organização da manufatura, ou seja, mesmo antes da Revolução Industrial. Atualmente é mais perceptível nas áreas particularmente movidas pelos avanços tecnológicos complexos em seus processos de fabricação, como informática, telecomunicações, fármacos e biotecnologia. As empresas podem compartilhar sua tecnologia, seja tal tecnologia protegida por um registro formalmente reconhecido como, por exemplo, uma patente. Como também pode compartilhar tecnologias não protegidas por direitos formais. No primeiro caso, adota-se o licenciamento da patente. Porém não são todas as informações que estão disponíveis na patente. Existem informações adicionais à patente para a implantação da tecnologia, pequenos ajustes, que precisam da tecnologia. Nestas situações exige-se um contrato adicional para a transferência de tecnologia.

Essa é uma das falhas nos discursos e análises da licença compulsória ou “quebra de patentes” (como popularmente é conhecido), porque são necessários detalhes, informações adicionais para a absorção de tecnologia. É essa transferência de tecnologia que impacta também na velocidade e, consequentemente, no resultado da absorção final da tecnologia.

Com as informações adicionais proporcionadas pelo contrato de fornecimento de tecnologia industrial (nome formal do contrato de “transferência de tecnologia”), a licença da patente, funciona melhor, porque você recebe informações precisas sobre o processo de produção.

Formalmente os contratos genericamente conhecidos como “transferência de tecnologia” envolvem o contrato de licença de exploração de patente, o contrato de fornecimento de tecnologia industrial (“transferência de tecnologia” em sentido estrito) e o de Assistência Técnica. Nestes contratos, regula-se a situação na qual um técnico pessoalmente explique ou resolva uma situação específica, pagando-se em homem/hora.

Nestes casos é comum ter um contrato com cláusulas específicas cobrindo patentes, transferência de tecnologia e assistência técnica. Enquanto a patente você pode pagar royalties relativos à patente por todo o período de duração dela, nos contratos de transferência de tecnologia, pela interpretação do INPI (com base na legislação tributária e de controle de capitais), o prazo contratual deve ser de cinco anos, prorrogáveis por mais cinco.

PFARMA: Qual a vantagem deste tipo de contrato para as empresas?

Claudio Barbosa: A grande vantagem, especialmente quando conexos a um licenciamento de patente que garante uma exclusividade, é que a empresa que recebe o know-how tem acesso a todas as informações necessárias relativas aos processos para a produção do produto. Ganha-se tempo, podendo fabricar uma tecnologia que não teria condição de desenvolver ou levaria muito tempo para tal. A velocidade é particularmente relevante em tecnologias com alto grau de obsolescência, evitando-se o risco de investir em algo que estará obsoleta quando chegar ao mercado. Na outra ponta, a empresa recebe os royalties pelas informações disponibilizadas, recuperando investimentos que podem ser utilizados em novas pesquisas e tecnologias.

PFARMA: Quando esse tipo de contrato é feito com empresas estrangeiras, existe regulamentação internacional para o contrato?

Claudio Barbosa: Não existe hoje regulamentação internacional, mas diretivas, orientações que estão em um tratado internacional específico, o TRIPS. O TRIPS é um dos contratos que integra a OMC e tem algumas partes sobre transferência de tecnologia. Existe uma extensa regulamentação sobre transferência de tecnologia dentro da OECD, inclusive manuais. O Brasil ainda não é parte da OECD, mas seguir essas normas é uma boa prática de mercado para os países que têm a pretensão de entrar nesse universo de controle de licenciamento.

Existem declarações em tratados internacionais prevendo a possibilidade de cessão e transferência de tecnologia como, por exemplo, as previsões dos artigos 21 e 28 do TRIPs, assim como as declarações face à possibilidade de abuso concorrencial em contratos de licenciamento (artigo 40 do mesmo tratado). Todavia, não existe uma regulamentação internacional propriamente dita, mas existem diversos artigos e políticas estudando as questões relacionadas à transferência de tecnologia. Pode ser citado, por exemplo, estudos da OECD apontando uma tendência de obrigações de países para que a tecnologia seja transferida (e não apenas licenciada)[1], outro aspecto está relacionado a obrigações de remuneração de empresas que licenciam sua tecnologia e outros controles que tentam evitar manobras de “transfer pricing” quando royalties são pagos entre empresas do mesmo grupo econômico para evitar tributação.

PFARMA: O que diz a lei brasileira?

Claudio Barbosa: No Brasil, o artigo 211 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial) determina que os contratos que impliquem transferência de tecnologia serão averbados no INPI. Além deste aspecto, existe uma extensa regulamentação fiscal e de controle de capitais sobre o assunto. Pode-se mencionar que a regulamentação dos limites de dedutibilidade fiscal é determinada por uma norma dos anos cinquenta (Portaria do Ministério da Fazenda nº 436/1958). De forma resumida, esses contratos têm que ter aval do INPI, Banco Central e Receita Federal. São contratos complexos, tanto a averbação no INPI, quanto os detalhes da negociação. A assessoria jurídica especializada é fundamental para concretizar operação e maximizar a eficiência para as duas partes. Não adianta negociar royalties mais elevados do que é possível remeter, seja por restrições de valores em situações nos quais as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, seja porque podem incorrer em um custo fiscal tão alto que inviabilizaria a operação. As partes têm seus objetivos, mas, dentro dos parâmetros, o especialista auxilia a chegar na melhor solução possível.

PFARMA: Existe diferença entre empresas privadas e entidades do setor público?

Claudio Barbosa: Em tese não, mas existe um arcabouço legal referente a incentivos de inovação, que impactam o setor privado, em relação a isenção de impostos, mas tem impacto muito maior no setor público, principalmente nas universidades federais e centros de pesquisa. Nesse sentido de incentivo à inovação, existem vários programas para diferentes segmentos.

PFARMA: Esta prática também é comum entre universidades, existe alguma especificidade para este segmento?

Claudio Barbosa: Além das regras dos setores públicos e privados é comum universidades terem regras e regimento próprio em decorrência de sua autonomia. Em alguns casos, os professores atuam em projetos da universidade, contratados para isso, mas muitas vezes, a universidade trabalha em cooperação com centros de pesquisa ou empresas e aí entra nas outras regulamentações.

PFARMA: No caso do contrato entre a Pfizer e a Eurofarma, legalmente isto abre caminho para que a Eurofarma possa desenvolver vacinas próprias de mRNA?

Claudio Barbosa: Apesar de não ser público este contrato, geralmente contém restrições de uso da tecnologia que está sendo transferida. É provável que a Pfizer estabeleça limites para a Eurofarma não concorrer imediatamente e usar a tecnologia recebida. Todavia, independentemente de qualquer restrição, toda a tecnologia é benéfica. O conhecimento, depois de transferido ao técnico, ele poderá usar para outras situações no futuro, fora dos limites contratuais. O resultado é sempre positivo pois o conhecimento daquele que aprendeu dada tecnologia permitirá outras pesquisas, outros processos, outros desenvolvimentos. Tudo isto, independentemente de estar (ou não) proibido de replicar aquela informação e aquele conhecimento concreta. A informação fica. Toda transferência de tecnologia na prática gera frutos, ainda que indiretos.